Mag ik een merk van een ander gebruiken in mijn domeinnaam?

Gastblog van Vivianne Vermeulen, Juridisch adviseur bij ICTRecht

Voor sommige nieuwkomers in e-commerceland is het het eerste waar ze over nadenken, voor anderen is het een uitgemaakte zaak en weer anderen bouwen eerst hun webshop en zien het als kers op de taart; de domeinnaam. Het moet een catchy naam zijn, maar niet te ingewikkeld. Goed vindbaar, maar wel onderscheidend. En daarnaast wil je natuurlijk geen sommatiebrief op de mat ontvangen van een partij die claimt recht te hebben op jouw domeinnaam. Hoe voorkom je dat laatste?

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Nee.

Regelmatig lees je dat voor de registratie van domeinnamen geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Stop niet na het lezen van deze hoofdregel, want aan deze domeinnaamregistratie zijn wel degelijk voorwaarden verbonden.

Wanneer je kiest voor een domeinnaam, is het in principe verstandig zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van het gebruik van grote merknamen.
Misschien bied je wel elektronica aan van een bepaald merk of richt je je enkel op de verkoop van kaarsen van één leverancier. Natuurlijk komt het je vindbaarheid ten goede wanneer je een domeinnaam kiest waarin dat merk verwerkt is. Toch neem je hiermee bewust een risico, omdat het slechts onder strikte voorwaarden toegestaan is een merknaam te gebruiken in je domeinnaam.

Wanneer mag het wel?

Onder een aantal voorwaarden is het mogelijk dat je een legitiem belang hebt bij een domeinnaam met een merk -waarvan je niet de rechthebbende bent- erin verwerkt. Wanneer je goederen of diensten op een “bona fide wijze” aanbiedt, bestaat de kans dat je die domeinnaam mag houden.

Wanneer is nu sprake van een bona fide wijze van aanbieden van goederen of diensten?

De World Intellectual Property Organization (WIPO) moest in 2001 een oordeel vellen over een zaak waarin een geautoriseerde reseller over een domeinnaam beschikte met daarin een merk van een ander, Oki Data Americas. In deze Oki Data uitspraak, die daarna veelal is gebruikt als precedent, is bepaald dat er sprake is van een bona fide wijze wanneer aan tenminste alle volgende voorwaarden is voldaan:

• De domeinnaamhouder moet daadwerkelijk de goederen of diensten aanbieden.
• Via de domeinnaam mogen uitsluitend de goederen worden aangeboden van het merk dat verwerkt is in de domeinnaam.
• De website moet duidelijk vermelden wat zijn relatie is tot het merk.
• De houder van de domeinnaam mag niet zoveel domeinnamen registreren dat het de merkhouder onmogelijk wordt gemaakt een domeinnaam te registreren met haar merk erin.

In deze uitspraak “kenden” merkhouder en domeinnaamhouder elkaar dus al. De Oki Data test is desondanks nadien ook regelmatig toegepast op situaties waarbij geen sprake was van een geautoriseerde reseller, maar naar een onafhankelijke wederverkoper. Toch valt te bezien of het rechtvaardig is dat deze Oki Data test ook geldt voor deze situaties. Het komt namelijk ook vaak voor dat in een seller-reseller overeenkomst vastgelegd wordt dat de wederverkoper zich moet onthouden van de registratie of het gebruik van een domeinnaam met daarin het merk van de verkoper. Deze reseller zou dus expliciet géén recht hebben op een domeinnaam, terwijl een willekeurige derde die een webshop start en op geen enkele manier gebonden is aan de voorwaarden van de verkoper-merkhouder, zich wel zou kunnen beroepen op de Oki Data criteria.

Geen one-size-fits-all

Hoewel merkgebruik in een domeinnaam onder voorwaarden is toegestaan, kan er in specifieke omstandigheden anders geoordeeld worden. Het oordeel is in zo’n geval aan een panel (bijvoorbeeld de arbiters van WIPO in een domeinnaamprocedure die gevoerd wordt onder de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)) dat moet beslissen over de rechtmatigheid van een domeinnaam.

Over ICTRecht

Voor vragen over domeinnamen kun je terecht bij ICTRecht. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van domeinnaamgeschillen en kunnen vaak snel en zelfs kosteloos beoordelen of de zaak kans van slagen heeft. We begeleiden bij verkoop van domeinnamen, onderhandelingen, domeinnaammediation en het opstellen van klacht- en verweerschriften. We leveren hierbij altijd maatwerk en assisteren je ook graag bij een domeinnaamzaak. Maar ook voor andere juridische vraagstukken op het gebied van e-commerce ben je bij ICTRecht natuurlijk aan het juiste adres.